Ad Words lawsuits in Germany

In the first case a company objected against the use of its trademark "bananabay" as a keyword by one of its competitors. Because German trademark law is based on EU law (First Directive 89/104/EEC of the Council, of 21 December 1988, to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks), the BGH could not decide on its own, especially as the ECJ has already been asked to consider the same issue by a French an a Austrían court (see: European Court of Justice will hear Google Adwords lawsuit!). It is expected that it will take the ECJ about two years to decide the issue. But the French case, brought by Louis Vuitton, is already pending for eight months. So my guess is, we can expect the final word on adwords at the beginning of 2009. The decision will be crucial for Google and for the keyword advertising business in Europe.

I. Current legal situation (January 2008)

Despite several lower and higher regional court decisions in Germany there is no legal certainty yet. The German Federal Court of Justice (BGH) is expected to issue a decision on AdWords in 2008, hopefully bringing the many year long discussion to an end. In 2006, the BGH has held that the use of a trademark as a metatag constitutes trademark infringement. Even if the trademark itself is not displayed there can be a trademark use. Following the Meta-Tag decision, German courts mainly argue if metatags and keyword should be treated equal. Finding and reasoning differ. In my opinion there is no trademark infringement, if the advertisement is labelled as such and the trademark itself is not displayed in the ad (see Ott, MMR 2007, 123 f.).

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II. List of Decisions (all links lead to the German version of the decision)
 

• LG Braunschweig, Urteil vom 28.11.2007, Az.  22 O 2623/07
  Wort-/Bildmarken erlangen Kennzeichnungskraft nicht durch den rein beschreibenden Wortbestandteil, sondern durch die spezielle graphische Gestaltung bzw. die 3-Dimensionalität, die Zusammenschreibung der Wörter und das Gesamtbild. All dessen kann sich derjenige, der die Marke in einem Metatag oder als AdWord verwendet, technisch gar nicht bedienen.
  
   

• OLG Karlsruhe, Urteil vom 26.9.2007, Az. 6 U 69/07 
  Ein Unternehmen, das bei Google Adword-Anzeigen bucht, ist lauterkeitsrechtlich nicht verpflichtet es zu unterlassen, allgemeine, beschreibende Begriffe als keywords zu verwenden, selbst wenn dies zur Folge hat, dass eine Werbeanzeige erscheint, wenn ein Internet-Nutzer als Suchbegriff eine Firmenbezeichnung eines Wettbewerbers eingibt, die die gleichen Begriffe enthält. 
  
   

• OLG Stuttgart, Urteil v. 26.7.2007, Az.: 2 U 23/07
  Die Benutzung eines Markennamens als Keyword im Rahmen von Google AdWords stellt einen kennzeichenmäßigen Gebrauch dar.
  
   

• OLG Braunschweig, Urteil vom 12.07.2007, Az.: 2 U 24/07

  Das OLG Braunschweig bestätigt seine bisherige Rechtsprechung, wonach die Benutzung eines Markennamens als bloßes Keyword im Rahmen von Google AdWords einen kennzeichenmäßigen Gebrauch und somit  eine Markenverletzung darstellt.
  
   

• OLG Hamburg, Urteil vom 22.05.2007, Az.: 7 U 137/06, MMR 2007, 601-603

  Haftung der Google GmbH als Admin-C der Domain google.de
   

   

• LG Köln, Urteil vom 9.2.2007, Az. 81 O 174/06

  Benutzung fremder Marken als AdWords ist eine Markenrechtsverletzung
   

• OLG Düsseldorf, Urteil vom 23.01.2007, Az.: I-20 U 79/06, MMR 2007, 247-249 = WRP 2007, 440 ff. = CR 2007, 256-258
  Die Verwendung eines markenrechtlich geschützten Begriffs als AdWord stellt weder eine Marken- noch eine Wettbewerbsrechts-verletzung dar.
  
   

• OLG Dresden, Urteil vom 9.1.2007, Az.: 14 U 1958/06, K&R 2007, 269-271
  Die Benutzung eines Markennamens als Keyword im Rahmen von Google AdWords stellt einen kennzeichenmäßigen Gebrauch dar.

• OLG Braunschweig, Beschluss vom 11.12.2006, Az.: 2 W 177/06, MMR 2007, 249-252 = WRP 2007, 437-440

  Die Verwendung eines markenrechtlich geschützten Begriffs als AdWord stellt eine Verletzungshandlung dar.
  AdWords sind markenrechtlich wie Metatags zu behandeln.
  
   

• OLG Braunschweig, Beschluss vom 5.12.2006, Az. 2 W 23/06, MMR 2007, 110-111 = WRP 2007, 435-437
  Die Verwendung eines markenrechtlich geschützten Begriffs als AdWord stellt eine Verletzungshandlung dar.
  AdWords sind markenrechtlich wie Metatags zu behandeln.
  
   

• LG Berlin, Urteil vom 21.11.2006 - Az.: 15 O 560/06
  Weitgehend passende Keywörter
  
  
   

• LG Leipzig, Urteil vom 16.11.2006, Az.: 3 HK O 2566/06, MMR 2007, 265-266
  Die Benutzung fremder Markennamen als Google AdWords ist wettbewerbswidrig unter dem Gesichtspunkt eines sittenwidrigen gezielten Abfangens von Kunden

• LG Braunschweig, Urteil vom 15.11.2006, Az. 9 O 1840/06 (261), MMR 2007, 121-122
  Die Verwendung eines markenrechtlich geschützten Begriffs als AdWord stellt eine Verletzungshandlung dar.
  AdWords sind markenrechtlich wie Metatags zu behandeln.
  
   

• LG Braunschweig, Beschluss vom 27.7.2006, Az. 9 O 1778/06
  Die Benutzung eines Markennamens als Auslöser einer Google AdWords Anzeige stellt eine Markenverletzung dar.

• OLG Hamburg, Urteil vom 4.5.2006, Az. 3 U 180/04, MMR 2006, 754 = K&R 2006, 520-524
  Bei Unterlassungsansprüchen wegen Rechtsverletzungen Dritter im Rahmen des AdWord-Programms ist Google Deutschland nicht passivlegitimiert.
  Vorinstanz: LG Hamburg, Urteil vom 21.09.2004 - 312 O 324/04, MMR 2005, 631-634
  
   

• LG Braunschweig, Urteil vom 28.12.2005, Az. 9 O 2852/05 (388), K&R 2006, 143 = MMR 2006, 178
  AdWords sind rechtlich wie Meta-Tags zu behandeln

• LG München, Beschluss vom 27.10.2005, Az.: 9 HK O 20800/05
  Nach dem Beschluss stellt die Benutzung eines Markennamens als bloßes Keyword im Rahmen von Google AdWords einen kennzeichenmäßigen Gebrauch und somit eine Markenverletzung dar.
  Beschluss ohne Entscheidungsgründe!

• OLG Dresden, Urteil vom 30.08.2005,Az.: 14 U 0498/05
  Eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr bei der bloßen Verwendung des Wortbestandteils "Plakat 24" als AdWord scheidet aus, da die Wortbestandteile nicht prägend sind.
  Berufungsverfahren zu LG Leipzig, Urteil vom 08.02.2005, Az.: 5 O 146/05

• LG Leipzig, Urteil vom 08.02.2005, Az.: 5 O 146/05, MMR 2005, 622-624
  AdWords

   

• LG Düsseldorf, Beschluss vom 19.01.2005, Az. 2a 0 10/05
  Ein Suchmaschinen-Betreiber darf fremde Marken- und Namensrechte jedenfalls dann nicht mit Werbe-Anzeigen für direkte Mitbewerber verknüpfen, wenn deren Anzeigen optisch stark hervorgehoben sind und das Suchergebnis des Markeninhabers nicht in branchen-üblicher Form verlinkt ist.
   

• LG Hamburg, Urteil vom 21.12.2004, Az.: 312 O 950/04 , MMR 2004, 629-630
  Die Benutzung eines Markennamens als bloßes Keyword im Rahmen von Google AdWords stellt keine Markenrechtsverletzung dar.
  Die AdWords-Werbung von Google trennt ausreichend zwischen freien Suchergebnissen und Anzeigen, so dass keine Verschleierung von Wettbewerbshandlungen (§ 4 Nr.3 UWG) vorliegt.

• LG Hamburg, Urteil vom 21.09.2004 - 312 O 324/04, MMR 2005, 631-634
  Die Verwendung eines markenrechtlich geschützten Kennzeichens als Auslöser für eine Werbeanzeige stellt weder eine Marken- oder Wettbewerbsrechtsverletzung dar, solange der geschützte Begriff nicht auch innerhalb der Anzeige verwendet wird.
  Einen Suchmaschinenbetreiber trifft keine umfassende Prüfungspflicht für AdWords Anzeigen. Er haftet für rechtswidrige Anzeigen erst ab Kenntnis.
  Berufungsurteil: OLG Hamburg, Urteil vom 4.5.2006, Az. 3 U 180/04
  
   

• OLG Köln, Beschluss v. 8.6.2004, Az.: 6 W 59/04, K&R 2006, 240-242
  Die Werbemaßnahme der Verwendung einer fremden Marke als Keyword stellt sich unter den Gesichtspunkten sowohl des unzulässigen Anhängens an einen fremden guten Ruf als auch der unzulässigen Kundenumleitung als gem. § 1 UWG sittenwidrig dar.
  
   

• LG München I, Beschluss vom 2.12.2003  Az. 33 O 21461/03, IT-Rechtsberater 2004, 172-173 = MMR 2004, 261-262
  Ad Words
  Die Verwendung eines fremden Unternehmenskennzeichens durch den Werbekunden einer Suchmaschine als Keyword, das bei der Eingabe als Suchwort eine Werbeeinblendung des Kunden veranlasst, stellt eine markenmäßige Benutzung dar.
  Den Betreiber der Suchmaschine trifft grundsätzlich keine Verpflichtung zur Überprüfung der von seinen Werbekunden gebuchten Schlüsselbegriffe im Hinblick auf eine Verletzung der Rechte Dritter. Nach Kenntniserlangung der Rechtswidrigkeit der Verwendung bestimmter Keywords ist der Suchmaschinenbetreiber verpflichtet, innerhalb angemessener Zeit die rechtswidrige Anzeige zu löschen.

III. How it all began - The first decisions in Germany in 2003 / 2004

1. Munich Regional Court (Nemetschek v. Google, Az. 33 O 21461/03)

According to this decision Google can not be held liable for trademark violating keywords. Google itself does not use the contentious search words for advertising. The advertisers are responsible for the keywords they choose.

The court also adressed the question whether Google is obliged to check if trademark violations occur. In the special case the court held that it was not obvious for Google that trademark rights were violated. The keywords did not concern a famous mark. Google also has no duty to constantly check the keywords, because this is not feasible due to the high number of inputs, the possibilities of modifications of the keywords and due to the unawareness of possible license agreements.

Google had immediately reacted to the complaint - before the filing of the lawsuit - and stopped the use of the keywords in question. So one could conclude that Google does not have to search for possible trademark violations, but as soon as they have been informed of one, they have to react.

Text of the Decision

2. Hamburg Regional Court (Az.: 312 O 887/03; 312 O 324/04 - Preispiraten)

Metaspinner media GmbH obtained a preliminary injunction against Google at Hamburg district court. Google was ordered to stop showing ads with a link to the website "Preisserver.de" when a user searches for "Preispiraten". According to Metaspinner Media Google Germany has sold so-called "keyword ads" that appear when users search for the company's "Preispiraten" or "Price Pirate" trademarked software. Google refused to accept this injunction as a final regulation. To prevent further infringements of rights and to sustain the preliminary injunction metaspinner brought suit at Hamburg district court in May 2004.

On September 21, 2004 the court reversed the preliminary injunction and dismissed the suit. The text of the decision can be found here! The court held that there is neither trademark infringement nor unfair competition as long as the trademark does not appear in the text of the ad. In that case, the search engine can be held liable, but only after it has been informed about the infringement and does not stop the showing of the infringing ad. So the court came to the same conclusion as the Munich Regional Court did: Google is not obliged to search for possible trademark violations of its customers.

• September 21, 2004: Richard, Chris, German Court Rejects Google Lawsuit, webpronews.com:
  "A court in Hamburg, Germany has thrown out a lawsuit against Google concerning trademark infringement."

• September 21, 2004: Hamburger Gericht weist Metaspinner-Klage gegen Google zurück, Heise:
  „Das Landgericht Hamburg hat die Klage der metaspinner media GmbH gegen die Suchmaschine Google in einem aktuellen Urteil (AZ. 312 O 324/04) zurückgewiesen.“  

• September 21, 2004: Prozess gegen Google – Klage abgewiesen, Anwalt.tv:
  “Das Landgericht Hamburg hat heute die Entscheidung über das Klageverfahren der metaspinner media GmbH gegen die Suchmaschine Google, AZ. 312 O 324/04 getroffen.“  

• August 18, 2004: Google AdWords in Trademark Court Case - Part 2, Yahoo News:
  "Metaspinner Media GmbH is defending its registered trademark "Preispiraten" (www.preispiraten.de) against being used as a Google AdWords and is filing a suit with the district court in Hamburg, Germany."

• August 18, 2004: Orlowski, Andrew, Google Germany faces Adwords trademark fight, The Register:
  "Google will appear in court next week, hoping to put its lucrative Adwords business in Germany onto a firmer legal footing."

• August 4, 2004: Zweierlei Maß?, intern.de:
  "Google hat bekanntlich ein Problem mit Markenbegriffen, die im Werbeprogramm "Adwords" als Stichwort für die Werbeauslösung verwendet werden. Lässt man die verzwickte rechtliche Situation außer Betracht, so wird das Problem dennoch nicht vereinfacht. Und Google selbst verhält sich uneinheitlich in dieser Frage."

Text of the September 21, 2004 Decision

3. Press Coverage of the lawsuits in Germany

• September 22, 2004: Google darf weiter AdWord-Werbung mit fremden Namen schalten, Golem:
  "Die metaspinner media GmbH, die die Preisvergleichsmaschine Preispiraten.de betreibt, ist in einem Rechtsstreit gegen Google unterlegen."

• September 22, 2004: Oates, John, Google Germany wins Adwords trademark fight, The Register:
  "Google has won the first stage of its legal battle to defend itself against accusations of trademark infringement."

• September 21, 2004: Hamburger Gericht weist Metaspinner-Klage gegen Google zurück, Heise:
  "Das Landgericht Hamburg hat die Klage der metaspinner media GmbH gegen die Suchmaschine Google in einem aktuellen Urteil ( AZ. 312 O 324/04) zurückgewiesen."

• May 27, 2004: Google faces German keyword advertising suit, Out-Law.com:
  "Google, already the subject of French and US disputes over its AdWords keyword advertising sales, is now being sued in Germany for alleged trade mark infringement."

• May 6, 2004: Metaspinner Media GmbH: Procès contre les "AdWords" de Google, Le Revenu:
  "Metaspinner media GmbH defends its registered trademark "Preispiraten" against the use as a Google AdWord."

• May 6, 2004, Googles AdWords auf dem juristischen Prüfstand, Heise:
  "Die Hamburger Metaspinner GmbH verklagt den Suchmaschinenbetreiber Google, weil sie ihre Marke "Preispiraten" zu Unrecht als AdWord genutzt sieht."

• January 24, 2004, Aktien von Suchmaschinen könnten einen Dämpfer erhalten, faz.net

• January 12, 2004: Verfügung gegen Google abgewiesen, intern.de:
  "Die Nutzung von fremden Markenbegriffen als Auslöser für das Werbeprogramm "Google Adwords" ist rechtlich strittig. Eine Entscheidung des Landgerichts München I setzt neue Akzente."

• December 5, 2003: Google Adwords in den USA auf dem juristischen Prüfstand, Heise:
  "Der Suchmaschinenbetreiber Google will vor Gericht klären lassen, unter welchen Bedingungen mit Suchbegriffen verknüpfte bezahlte Werbung mit dem US-Markenrecht kollidiert."

• November 21, 2003: Einstweilige Verfügung gegen Google.de, Heise:
  "Das Landgericht Hamburg hat in einem Beschluss vom 14. November (Aktenzeichen 312 O 887/03) Google.de verboten, weiterhin Werbeanzeigen für das Keyword "Preispiraten" zu schalten, wenn der Link auf die Domain Preisserver.de verweist."

Also see:

• Dr. Bahr, Haftung für Google AdWords?

• Dr. Bahr, LG München I: Keine Haftung von Google für AdWords

• Dr. Bahr, (Mitstörer-) Haftung für Google Adwords?